4月18日,“中国知识产权及创新峰会CIPIS(上海站)”于上海开幕,北京三聚阳光知识产权服务集团法律业务总监周美华律师以《技术类案件诉讼维权策略与实践》为题发表主旨演讲。
本文根据周美华律师主旨演讲编写。
随着我国知识产权保护体系日益完善,社会维权意识显著提升,用专利诉讼手段保护技术创新已经成为越来越多企业的选择。国家知识产权2023 年调查显示,专利权人维权意识不断增强,企业遭遇侵权后采取维权措施比例超过80%,其中35%选择以诉讼方式开展维权。
这一背景下,专利诉讼呈现出了专业化、商业竞争手段化以及高赔偿金额趋势化的特点。如果说以往专利诉讼更多以获得赔偿为唯一目标,今天的专利诉讼更多作为企业专利策略实施与商业谈判上的重要筹码得到应用,如何用好诉讼手段、制定有效的诉讼策略成为了每家企业的必修课
01 侵权诉讼策略框架
专利权是一种排他性权利,企业善用排他性权利能够为自己创造直接或间接的优势。为了最大化这些优势,企业需要综合考量诉讼目的、时间与效果、反制与应对、程序与选择,打造适合自己的诉讼策略。
首先,确认诉讼目的。这一目的可以是直接的经济收益,比如获得赔偿、推动许可协议,也可以是间接的,比如延缓其他企业融资速度。一个坚定的目标对诉讼非常有帮助。在港珠澳大桥关键技术专利侵权诉讼案件中,企业就坚持以最大化赔偿为目的展开举证,最终在二审赢得最高法全额支持300万元判赔。
然后,以目的为导向,倒推诉讼程序的发起时间和预期达到的效果。诉讼周期可以对诉讼效果起到重大影响。在恩捷新材诉河北金力案中,我们将共涉及2.8亿标的额的5件专利拆成两批提起诉讼,通过对对方形成心理攻势,为客户赢得了更多的主动权。
再然后,将对手的反制与我方的应对纳入考量,形成整体时间线,为此我们需要同时站在双方的角度,考虑应对的各种可能性。如汉王科技与日本WACOM全球专利诉讼,我们利用多点开花的反诉策略,成功为汉王科技赢得主动,最终帮助双方全面和解。
最后,从多种可选程序及其时间线中挑出适合自己的维权路经。权属诉讼、专利无效诉讼、行政诉讼等多个层面的法律程序,都可能对案件的最终结果产生影响。以格力与奥克斯的“电机转向安装座”专利纠纷案件为例,我方通过多次专利无效宣告,成功推翻了一审的不利判决,帮助客户免于1000万元赔偿。
通过这些案例我们可以看到,明确诉讼目的并基于目的制定全面的诉讼策略框架,是最大化诉讼收益的关键。当下随着专利诉讼的重要性日益凸显,有效的策略运用将成为企业在知识产权保护中的重要武器。
02 分步策略与实践
在明确了总体的策略框架之后,我们便应当深入每一个诉讼环节,去确认分步策略。基本的分步策略至少包括:管辖与被告的选取策略、取证策略、鉴定检测策略、判赔额策略、专利和法律解释策略、和解策略。
具体来说,我们必须在一切开始之前恰当选择被告和管辖地。在为昆山东威提供IPO知识产权服务过程中,我们锁定了一系列侵权企业和侵权产品,最终选择围绕10件专利在苏州、深圳、广州三地发起诉讼,实现多点开花,为客户有效清理了市场。
每一种证据的取证方式也是影响案件成败的关键因素。总体上,常见的取证方式包括公证或其他自力取证、审理机关取证及调查令、调查员取证。三种方法各有优劣,其中自力取证最常见,审查机关取证可以填补自力无法取证时的空白,调查员取证则更加适合用于取得立案证据或者用于说服审理机关取证。
鉴定和检测工具的运用同样不可忽视。在格力对奥克斯侵权纠纷案件中,我方主推现有技术抗辩,主张对涉案空调产品压缩机的技术参数进行检测,并创新性地设计了两套检测及鉴定方法,构建起了严密的证据逻辑,最终成功说服合议组接受我方观点,帮助客户免于8000万人民币赔偿。
围绕赔偿金额,要尽可能为计算方法和过错分配准备充分证据。在港珠澳大桥关键技术专利侵权诉讼案中,权利人之所以能够得到最高法全额支持,一方面得益于我方将损失与获利均锁定在了数百万元量级,提升了赔偿预期,另一方面也得益于我方对权利人不存在过错、实施人存在明显过错的充分举证。
此外,对专利解释方法和司法解释的深入理解也至关重要。利伐沙班案中,我们采用递进的论述策略,将问题逐步圈定在司法解释的空白处,推动最高人民法院给出指导性解释。正因此,该案后来入选了一系列国家级榜单。
最后,我们也要提示企业,诉讼并不是唯一的维权手段,以打促和有时也能带来理想的效果。不过要注意的是,即便和解过程不需要开庭,企业仍要准备足够的证据,并且提前构想对方可能的应对,力争做到让对方相信“如果真打官司,自己赢不了”,才能在谈判中获得最大利益。
03 将50%的精力投入专利无效
企业无论是主动维护专利权,还是在应对诉讼中维护自身合法权利,专利无效都是绕不过去的话,因此在一整套专利诉讼程序中,企业应当将50%的精力放在专利无效上。
我们近期代理了两起案件,珠海冠宇案和恩捷新材案,前者是应对侵权诉讼,后者是主动诉讼维权。专利无效都在两起案件中均起到了关键的作用。
珠海冠宇案中,我们代理被告珠海冠宇抵御宁德新能源发起的一系列专利侵权诉讼。案件双方都是锂消费电池的世界龙头,涉诉标的金额共计高达2亿人民币。截至目前,我们已经成功无效掉其中两件涉案专利,帮助客户免于5000万元人民币赔偿。
恩捷新材案中,我们就5件专利发起了一系列侵权诉讼,涉诉标的金额共计高达2.8亿元人民币。目前案件仍在进行中,但是我们已经在两件无效请求中成功维持专利全部有效,对诉讼案件的顺利开展具有重大意义。
近些年,我们每年都能完成数百个专利无效案件,在国内无效案件数量中占了很高的比例。总结这些案件我们发现,多了解技术、深入理解专利法经常事半功倍。
在“一种特大抗挠变梳型桥梁伸缩缝装置”专利无效案中,请求人把一个相对独立的技术单元的多个技术特征拆开,分别举证现有技术中存在技术启示。我方指出这种做法违反了创造性评价的整体性原则,合议组最终维持了专利有效。
在“左心耳封堵器”案件中,我们成功反驳了专利权人关于新颖性宽限期的主张。通过广泛的证据检索和公证,团队充分证明了专利权人对证据1的长期知晓和使用,从而成功无效了全部权利要求。这一案件的成功,体现了深入研究证据、把握证据时间线的重要性。
在凯斯医疗案件中,我们不仅构建了一个双重应诉体系,同时还利用了无效程序中的禁止反悔原则证据,以避免在侵权诉讼中出现等同侵权的问题。这种策略的高效运用,最终导致原告主动撤诉,为委托人取得了显著的胜利。
很多人说专利无效操作正在变得更加专业和复杂,此言不虚。然而,无论专利无效操作变得如何复杂,它在短时间内都不会比侵权纠纷对企业的消耗更大,所以我们建议企业多用、用好专利无效手段,这对维护合法权益、拓展发展空间都大有裨益。
04结语
在专利法律的战场上,特别是技术类案件,每一个诉讼策略的运用与要素考量都能成为决定胜负的关键。随着我国知识产权保护体制的日益完善,全社会知识产权和创新意识在不断提升,知识产权已迎来爆发式发展。无论是在技术创新、市场竞争,还是改革转型等企业发展经营的各个环节,如何运用知识产权来服务企业的战略目标,都是摆在企业面前的重要机遇与挑战。